Франчайзер может столкнуться с так называемым патентным пиратством

Организация бизнеса путем франчайзинга - довольно сложная задача. При этом сложности заключаются не только в необходимости точного и ювелирного оформления таких операций. Одной из главных сложностей, учитывая отечественный опыт, становится юридическую защиту владельца и прав на объекты интеллектуальной собственности, которые ему принадлежат.Прежде всего следует разделить в этом контексте франчайзеров - резидентов Украины и иностранные компании, предлагающие свою франшизу (или мастер-франшизу) в Украине.

Разделение может быть проведено по критерию «масштабности бизнеса» (обычно внутренне украинские франшизы касаются розничной торговли, сферы услуг и т.д. и более дешевые).Но главным критерием для такого деления становится правовая охрана надлежащих франчайзеру объектов интеллектуальной собственности в Украине. Поскольку «семьей» таких брендов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является не Украина, франчайзер может столкнуться с так называемым патентным пиратством, когда постороннее лицо уже получила патент на соответствующий знак, промышленный образец.Именно учитывая такие риски крупные компании - франчайзеры, которые сегодня даже не предлагают собственные франшизы к продаже в Украине, уже получили охранные документы на соответствующие знаки (яркий пример таких действий - Kentucky Fried Chicken (KFC).И для отечественного, и для иностранного франчайзера при продаже франшизы приобретает актуальность:обеспечение контроля за использованием переданных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) исключительно в пределах франшизыобеспечение невозможности несанкционированной передачи технологий и опыта другому лицупри возникновении споров между участниками правоотношений предусмотрен механизм защита в арбитраже законных прав и интересовГоворя о контроле за использованием ОИС, несомненно, следует учитывать, что понимает Закон под использованием, а значит - насколько распространяется правовая охрана.

Например, для знаков для товаров и услуг это использование знака на вывесках, упаковке, рекламе и в сети Интернет. Следовательно, действия франчайзера по унеможливлювання неправомерного использования знака со стороны франчайзи могут быть, в частности, следующие:фиксация в договоре франчайзинга о том, что франчайзер самостоятельно поставляет франчайзи всю брендовую продукцию (пакеты, календари, буклеты, рекламные брошюры и т.п.), а франчайзи не имеет без предварительного разрешения права на использование знака путем самостоятельного размещения его на такой продукциисосредоточение в руках франчайзера исключительных полномочий на рекламу бренда на территории Украины, запрет на самостоятельную рекламную деятельность франчайзисохранение за франчайзером права собственности на объекты наружной рекламы и рекламное оборудование (тендеры, вывески и т.д.) и предоставление их в пользование франчайзирегистрация домена первого уровня за франчайзером и выделение каждому из франчайзи доступа для отдельной франшизы только в домене. Осуществление мониторинга и контроля над неправомерным использованием названия бренда (франшизы) в доменных именах и устранения таких угроз.Эти действия могут быть предложены и по другим ОИС, которые передаются по франшизе. Например, поставки упаковки к товару, которое защищено как промышленный образец лично франчайзером, исключит возможные махинации франчайзи, связанные с бесконтрольным производством упаковки и товара, а следовательно - снизит риски.

Конечно, контроль за использованием таких ОИС, как технологии или процесс (защищены как изобретения, полезные модели или условно защищены как ноу-хау), крайне сложно. Впрочем, если производство товара (предоставление услуги) осуществляется на определенном (специальном) оборудовании, которое принадлежит франчайзеру и передано им в аренду, это позволит не только получать информацию об объеме производства (деятельности) в пределах франшизы, но и оперативно нивелировать риски в случае их появления.Конечно, нельзя абстрактно описать все возможные пути и направления юридической защиты франчайзера и его интересов от неправомерных действий франчайзи. Однако, на наш взгляд, главное отметить, что должны использоваться не только правовые механизмы защиты владельца ОИС, но и действенные механизмы изъятия из незаконного владения или прекращения нарушенного права.В любом случае вопрос о перечне и алгоритмы защиты может быть решен только после детального анализа комплекса ОИС, передающихся по франшизе.

Франчайзер может столкнуться с так называемым патентным пиратством

Прежде всего следует разделить в этом контексте франчайзеров - резидентов Украины и иностранные компании, предлагающие свою франшизу (или мастер-франшизу) в Украине. Разделение может быть проведено по критерию масштабности бизнеса (обычно внутренне украинские франшизы касаются розничной торговли, сферы услуг и т.д. и более дешевые).

Но главным критерием для такого деления становится правовая охрана надлежащих франчайзеру объектов интеллектуальной собственности в Украине. Поскольку семьей таких брендов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является не Украина, франчайзер может столкнуться с так называемым патентным пиратством, когда постороннее лицо уже получила патент на соответствующий знак, промышленный образец.

Именно учитывая такие риски крупные компании - франчайзеры, которые сегодня даже не предлагают собственные франшизы к продаже в Украине, уже получили охранные документы на соответствующие знаки (яркий пример таких действий - Kentucky Fried Chicken (KFC).

И для отечественного, и для иностранного франчайзера при продаже франшизы приобретает актуальность:

обеспечение контроля за использованием переданных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) исключительно в пределах франшизы

обеспечение невозможности несанкционированной передачи технологий и опыта другому лицу

при возникновении споров между участниками правоотношений предусмотрен механизм защита в арбитраже законных прав и интересов

Говоря о контроле за использованием ОИС, несомненно, следует учитывать, что понимает Закон под использованием, а значит - насколько распространяется правовая охрана. Например, для знаков для товаров и услуг это использование знака на вывесках, упаковке, рекламе и в сети Интернет. Следовательно, действия франчайзера по унеможливлювання неправомерного использования знака со стороны франчайзи могут быть, в частности, следующие:

фиксация в договоре франчайзинга о том, что франчайзер самостоятельно поставляет франчайзи всю брендовую продукцию (пакеты, календари, буклеты, рекламные брошюры и т.п.), а франчайзи не имеет без предварительного разрешения права на использование знака путем самостоятельного размещения его на такой продукции

сосредоточение в руках франчайзера исключительных полномочий на рекламу бренда на территории Украины, запрет на самостоятельную рекламную деятельность франчайзи

сохранение за франчайзером права собственности на объекты наружной рекламы и рекламное оборудование (тендеры, вывески и т.д.) и предоставление их в пользование франчайзи

регистрация домена первого уровня за франчайзером и выделение каждому из франчайзи доступа для отдельной франшизы только в домене. Осуществление мониторинга и контроля над неправомерным использованием названия бренда (франшизы) в доменных именах и устранения таких угроз.

Эти действия могут быть предложены и по другим ОИС, которые передаются по франшизе. Например, поставки упаковки к товару, которое защищено как промышленный образец лично франчайзером, исключит возможные махинации франчайзи, связанные с бесконтрольным производством упаковки и товара, а следовательно - снизит риски. Конечно, контроль за использованием таких ОИС, как технологии или процесс (защищены как изобретения, полезные модели или условно защищены как ноу-хау), крайне сложно. Впрочем, если производство товара (предоставление услуги) осуществляется на определенном (специальном) оборудовании, которое принадлежит франчайзеру и передано им в аренду, это позволит не только получать информацию об объеме производства (деятельности) в пределах франшизы, но и оперативно нивелировать риски в случае их появления.

Конечно, нельзя абстрактно описать все возможные пути и направления юридической защиты франчайзера и его интересов от неправомерных действий франчайзи. Однако, на наш взгляд, главное отметить, что должны использоваться не только правовые механизмы защиты владельца ОИС, но и действенные механизмы изъятия из незаконного владения или прекращения нарушенного права.

В любом случае вопрос о перечне и алгоритмы защиты может быть решен только после детального анализа комплекса ОИС, передающихся по франшизе.

Количество показов: 247

Автор: Антон Клименко «POLEX, АК» Старший юрист

Правда о франчайзинге

Валерий Митякин

Компании, сделавшие ставку на франчайзинг, предпочитают не распространяться о своих трудностях. Как минимум, из опасений, что такая откровенность может послужить для них плохим пиаром. Мне бы хотелось на страницах "Бизнес-журнала" нарушить это негласное правило и, опираясь на четырехлетний опыт российского франчайзера, откровенно рассказать о тех проблемах, с которыми в нашей стране неизбежно сталкиваются любой франчайзер и франчайзи. О проблемах, с которыми столкнулись и мы. Давайте снимем розовые очки!

Проблемы франчайзоров

Законодательство. В среде франчайзеров бытует мнение, что глава 54-я Гражданского кодекса не работает на развитие франчайзинга в России, а скорее наоборот - тормозит его. Она была принята более 10 лет назад и сегодня не актуальна. Все становится понятно, если вспомнить название 54-й главы - "Коммерческая концессия", и слово "франчайзинг" в ней вообще не используется. Трудности, которые эта глава ГК создает для франчайзеров, заключаются в необходимости регистрировать каждый договор или изменения в нем в налоговой инспекции и Роспатенте (и, разумеется, до момента регистрации договор не вступает в силу). Так вот, специально для нас Роспатентом был поставлен рекорд по времени регистрации: при установленном сроке в один месяц наш договор с одним из партнеров "завис" в этой инстанции почти на полгода! Говорят, что Роспатент катастрофически перегружен, и что налоговые инспекции с их "одним окном" перегружены тоже. Что ж, будем милостивы, а то ведь обязательная регистрация договоров франчайзинга, которых становится все больше, может стать последней соломинкой, сломавшей спину этим несчастным верблюдам.

Беззащитный интеллект. Нашему брэнду повезло хотя бы потому, что мы обладаем интеллектуальной собственностью в виде патентов и зарегистрированных торговых марок. Изобретательность, новые разработки и постоянное совершенствование команды привели к созданию своеобразного "патентного зонтика" над бизнесом. Сегодня нам принадлежат 34 патента на самые разные аспекты нашей технологии. Однако можно честно признаться, что до сих пор мы не ощущаем сколько-нибудь серьезной защиты со стороны государства. Чиновники всех рангов с завидной регулярностью заявляют, что власти стремятся защищать интеллектуальную собственность. Однако практика показывает: все эти речи пока остаются лишь декларациями. После обращений в соответствующие органы по поводу нарушения наших прав "пиратами" несколько дел было спущено "на тормозах", без проведения серьезного расследования или экспертиз.

Пираты. Утверждения о том, что сегодня на рынке возможна абсолютная монополия, следует признать большим заблуждением. В любой нише можно обнаружить пиратов, пытающихся копировать успешную технологию. В сфере франчайзинга пиратами, например, очень часто становятся бывшие сотрудники компаний, которые используют для извлечения личной прибыли коммерческую информацию или ее часть, полученную ими на работе. Не имея достаточных средств, чтобы законно купить ноу-хау, но обладая при этом конфиденциальными сведениями о технологии и способах организации производства, они пытаются организовать похожий бизнес.

В случае с нашей компанией такое происходило не раз. Несколько фирм скопировали нашу технологию и предлагают сегодня аналогичную продукцию по более низкой цене, конкурируя с легальными франчайзи. Как правило, пиратские компании невелики, работают без постоянного офиса и лицензий и не брезгуют дешевой неквалифицированной рабочей силой вплоть до бомжей. Анализ показывает: качество их продукции и услуг драматически низко, а цена ниже официальной потому, что эти фирмы не платят налоги.

Отмахнувшись от совести, они утверждают, что ничто не принадлежит никому, патенты - глупость, интеллектуальная собственность - одни разговоры, а договор о неразглашении коммерческой тайны - полнейшая чепуха. Тем временем бизнесмены, сталкивавшиеся с подобной ситуацией, описывают ее куда короче: "воровство".

Свободное плавание. Бывает, новый партнер-франчайзи стремится лишь получить технологию, а затем открыть другую фирму и вести точно такой же бизнес самостоятельно. Случается, он рассматривает франчайзинг как школу бизнеса, которую можно закончить досрочно. А возможно, он считает, что договор не стоит той бумаги, на которой написан. В нашей практике было такое. Один из наших московских франчайзи поработал год, освоил все тонкости бизнеса, затем продал свою франшизу другой компании (что было вполне законно), а сам втихомолку открыл аналогичный бизнес под другим названием и стал конкурировать со своим бывшим брэндом. Что делать? Может быть, юристы что-то придумают, ведь по договору бывший партнер не имеет права заниматься аналогичной деятельностью в течение определенного срока…

Неплатежи роялти. Проблема эта актуальна не только в России, но и во всем мире. Это отчасти утешает, но не сильно. Если партнер-франчайзи не платит роялти, тому находится причина. Не хочет, не может, забывает. Но если система выплат роялти является непосильной для франчайзи, он не сможет платить, даже если захочет. Однако, как правило, франчайзер устанавливает разумный объем роялти, что позволяет франчайзи получать достаточную прибыль. В этом случае выплаты роялти - скорее вопрос этики руководителей фирм-партнеров. У нас есть немало партнеров, которые не вовремя или не полностью платят роялти. Мы ведем с ними переговоры и, в основном, успешно. С теми же, кто вообще не платит роялти, приходится расторгать договоры. И такое уже было - бывший партнер попытался стать пиратом, но потом, судя по всему, вылетел из бизнеса, и о нем ничего не слышно.

"Левак". К сожалению, некоторые франчайзи могут работать нелегально, не отражая в официальных отчетах оказанные услуги и произведенную продукцию. Что делать в таком случае? Разве что проводить собственные расследования и полагаться на то, что все тайное когда-то станет явным. Так, у нас появилась информация (и даже документальное подтверждение), что один из наших партнеров в Краснодарском крае выполнил работу на "левом" объекте, утаил это от нас и, естественно, не выплатил роялти. Мы расторгли договор через суд, и скоро у нас появится новый партнер на этой территории - надеемся, более этичный.

Качество. Качество - больной вопрос для франчайзеров. Например, один из секретов успеха "Макдональдса" - как раз великолепно налаженная система контроля качества по всему миру: "Биг-Мак" везде имеет один и тот же вкус. Как они этого добились? Признаюсь, нам до конца так и не удалось решить вопрос контроля качества. Работая с 48 партнерами по всей России и СНГ, мы физически не в состоянии выезжать на все объекты. Приходится проверять качество во время редких инспекций, а в основном - при помощи отчетов о выполненных работах и отзывов клиентов. В общем, тяжелый вопрос. Если кто знает, как небольшой франчайзинговой компании наладить контроль качества производства, пусть поделится своими знаниями. Буду очень благодарен - как, думаю, и другие участники рынка.

Для полноты картины к специфическим проблемам российских франчайзеров нам остается только смело добавить все известные проблемы малого бизнеса.

Так что, хотите быть франчайзером в России? Полагаете, жизнь партнеров-франчайзи легче? Посмотрим на происходящее их глазами.

Проблемы франчайзи

Несерьезные франшизы типа Zimaleto. Увы, всегда есть шанс попасть на несерьезную франшизу. Кто-то решил стать франчайзером, "слепил" франшизу из того, что было, придумал "завлекаловку" и стал продавать франшизу, чтобы выйти из кризиса и погасить долги. Пример подобной "франшизы" хорошо знаком зрителям сериала "Не родись красивой". Купив такой контракт, вы не узнаете не только о том, как заработать деньги, но и о том, как хотя бы вернуть обратно вложенное.

Франшиза Zimaleto - нарицательный образ, который предложил главный менеджер РАФ Валерий Перков. По его словам, такие франшизы действительно есть в нашей стране, так что франчайзи должен быть весьма осторожен, делая выбор. Так что поинтересуйтесь рекомендациями РАФ перед принятием решения о покупке, не помешает.

Наверное, наша первая проданная франшиза тоже казалась не совсем серьезной. Но идея была все-таки настолько привлекательной, а продукция такой красивой, что наш первый покупатель франшизы загорелся энтузиазмом и быстро принял решение стать партнером. В итоге с нуля был создан новый рынок, который сейчас измеряется десятками миллионов долларов в год.

А что взамен? Франчайзер ожидает от франчайзи платежей роялти. Однако некоторые франчайзеры не задумываются о том, что должен быть налажен равноценный обмен. В их представлении франчайзинг - "легкое дело": продал франшизу, а затем стриги купоны. Но, по мнению большинства франчайзи, несправедливо платить роялти, если нет постоянной поддержки со стороны франчайзера. Франчайзи обязательно должен выяснить, какая помощь гарантирована ему в течение действия контракта, и добиться того, чтобы это было отражено в договоре. Хороший франчайзер не меньше заинтересован в развитии брэнда и наращивании поддержки своих франчайзи. С моей точки зрения, одна из главных проблем франчайзи - нерадивый франчайзер, не понимающий, что суть франчайзинга - в обмене и сотрудничестве между сторонами. Вот почему многие франчайзи не хотят платить роялти и даже могут податься в пираты.

Поставки. В некоторых франшизах (и в нашей в том числе), согласно договору, франчайзи обязан покупать необходимые для производства компоненты именно у франчайзера. В случае сбоя поставок франчайзи терпит убытки, он не может производить. Рекомендую в таких случаях до заключения лицензионного договора или договора коммерческой концессии подробно изучить систему логистики и связаться с уже действующими франчайзи, чтобы узнать, как обстоят дела с поставками. И как вообще идут дела.

Контроль качества. По закону франчайзер несет субсидиарную ответственность по претензиям, связанным с качеством продукции или услуг франчайзи. Понимающий франчайзи обязательно заострит вопрос контроля качества на переговорах и усилит соответствующие пункты договора, ведь именно от качества в конечном итоге зависит успех или неуспех франшизы.

По своему опыту знаю, что в пылу энтузиазма перед началом нового интересного бизнеса франчайзи совсем не думают о взаимодействии в области качества. А некоторые как раз не хотят, чтобы их чрезмерно контролировали, и даже в нарушение договора иногда не присылают отчеты, скрывают проблемы, связанные с качеством. При этом страдает заказчик, страдает брэнд, страдает и сам франчайзи. А значит, куда лучше, если франчайзи будет все делать в соответствии с договором, полностью соблюдать технологию и требовать, да, именно требовать контроля качества от своего франчайзера!

Кто защитит? Никто. Закон будет действовать в рамках устаревшей главы 54-й ГК. Другой защиты нет. В США франчайзеры не имеют права продавать франшизы, если у них нет UFOC (Unified Franchising Offer Circular). Это документ примерно на 200 страниц, в котором подробнейшим образом описана франшиза, раскрыты ее экономика, риски, вложения, ответственность сторон. Этот жуткий для франчайзера документ обошелся нам в круглую сумму, которую мы заплатили американским юристам, но зато теперь мы можем продавать свою франшизу и в США. И - нести за это полную ответственность. Кстати, согласно американским законам, потенциальный франчайзи не может купить франшизу раньше чем через 10 дней после передачи ему комплекта документов UFOC: это время дается на раздумье, чтобы избежать импульсивности при заключении сделки.

Вот бы нам в России ввести такое правило для защиты франчайзи! Но пока ничего подобного у нас нет, франчайзи приобретают франшизы спонтанно, по принципу "нравится - не нравится", на свой страх и риск. Отметим для разнообразия положительный момент. Недавно в РАФ создана секция франчайзи, и, вступив в эту организацию, вы сможете найти поддержку и защиту от "злых и несправедливых франчайзеров", включая третейский суд. А главное, получите возможность общаться и говорить "о наболевшем" с коллегами-франчайзи.

Фаза запуска. Успешное начало - ключевой момент, определяющий, "пойдет" или нет новый бизнес. Я знаю, что у некоторых людей любой бизнес быстро стартует и успешно развивается. Это происходит просто в силу их способностей. Один из наших партнеров, талантливый бизнесмен, установил корпоративный рекорд, за три месяца окупив все свои вложения во франшизу и получив первую прибыль. Но есть и другие случаи, когда бизнес у наших партнеров как раз "не пошел". И на то были свои причины. Может быть, мы не сделали все, что могли, для их поддержки. Не последняя причина - личности владельца и директора. К сожалению, мы не обладаем точными инструментами анализа, для того чтобы понять в ходе переговоров, насколько успешным будет новый партнер. Мы работаем над этим, ищем критерии, определяющие успешных претендентов, чтобы не "награждать" своей франшизой заведомо "провальных" партнеров. И надеемся, тем же заняты другие российские франчайзеры.

Под занавес открою все-таки самую страшную тайну российского франчайзинга. Франчайзинг - это риск! И не верьте тем, кто будет утверждать, что франчайзинг гарантированно принесет вам прибыль. Да, вероятность успеха для франчайзи, согласно статистике, выше, чем у предпринимателя в самостоятельно начатом бизнесе. Однако риск неудачи присутствует всегда. Может быть, вас ожидает успех, а может быть - неудача. Ведь вы играете в игру под названием "франчайзинг".

Источники:
law-clinic.net, www.fabrikabiz.ru